國知局:10種惡意商標申請情形+6種以欺騙或者不正當手段取得商標註冊情形!

為規範商標審查審理程式,保障商標審查審理各環節法律適用統一和標準執行一致,國家智慧財產權局決定製定《商標審查審理指南》(下稱“《指南》”),現予釋出,自2022年1月1日起施行,原《商標審查及審理標準》同時廢止。

《指南》中明確定義了10種不以使用為目的的惡意商標註冊申請的審查審理的情形以及6種以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標註冊的審查審理的情形。

第二章 不以使用為目的的惡意商標註冊申請的審查審理

1.法律依據

《商標法》

第四條 自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中,對其商品或者服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標註冊。不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回。

《規範商標申請註冊行為若干規定》

第三條 申請商標註冊應當遵循誠實信用原則。不得有下列行為:

(一)屬於商標法第四條規定的不以使用為目的惡意申請商標註冊的;

……

第五條 對申請註冊的商標,商標註冊部門發現屬於違反商標法第四條規定的不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當依法駁回,不予公告。

具體審查規程由商標註冊部門根據商標法和商標法實施條例另行制定。

第八條 商標註冊部門在判斷商標註冊申請是否屬於違反商標法第四條規定時,可以綜合考慮以下因素:

(一)申請人或者與其存在關聯關係的自然人、法人、其他組織申請註冊商標數量、指定使用的類別、商標交易情況等;

(二)申請人所在行業、經營狀況等;

(三)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況;

(四)申請註冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況;

(五)申請註冊的商標與知名人物姓名、企業字號、企業名稱簡稱或者其他商業標識等相同或者近似的情況;

(六)商標註冊部門認為應當考慮的其他因素。

2.釋義

2019年4月23日,第十三屆全國人民代表大會常務委員會決定對《商標法》作出修改,在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回”的規定。新增該條款旨在堅決遏制“不以使用為目的”的惡意商標註冊申請行為,堅決打擊囤積商標的註冊申請行為,有效規範商標申請註冊秩序。第四條的立法意圖在於規制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積註冊等行為和增強註冊申請人的使用義務。該條款增加了《商標法》中規制不以使用為目的的惡意商標註冊申請的內容,從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標註冊申請行為,使商標申請註冊迴歸以使用為目的的制度本源。

《商標法》第四條所規定的“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”是指申請人並非基於生產經營活動的需要,而提交大量商標註冊申請,缺乏真實使用意圖,不正當佔用商標資源,擾亂商標註冊秩序的行為。僅損害特定主體的民事權益,不涉及損害公共利益的,不屬於該條規定情形。如屬於《商標法》其他條款規制的惡意註冊情形,適用其他條款。

判斷是否構成“不以使用為目的的惡意”,應綜合考慮申請人所在的行業特點、經營範圍、經營資質等基本情況:申請人提交的商標註冊申請的數量、類別跨度和時間跨度等整體情況;提交的商標註冊申請標誌的具體構成、商標實際使用情況,以及申請人在先是否存在商標惡意註冊及侵犯多個主體註冊商標專用權等多方面因素,綜合判斷其申請是否明顯不符合商業慣例、明顯超出正當經營需要和實際經營能力以及明顯具有牟取不正當利益和擾亂正常商標註冊秩序的意圖。

3.適用要件

“不以使用為目的”申請商標註冊的行為是指申請人在申請註冊商標的時候,既無實際使用商標的目的,也無準備使用商標的行為,或者依據合理推斷,無實際使用商標可能性。《商標法》第四條立法目的在於遏制不正當佔用商標資源和擾亂商標註冊秩序的商標囤積等惡意申請行為,其不以使用為目的大量申請商標和意欲藉此牟利的意圖,即屬於此條款予以規制的“不以使用為目的”的“惡意”。

以下情形不適用《商標法》第四條:

(1)申請人基於防禦目的申請與其註冊商標標識相同或者近似的商標:

(2)申請人為具有現實預期的未來業務。預先適量申請商標。

4.考慮因素

判斷是否構成不以使用為目的的惡意商標註冊申請,註冊審查程式中以發現的線索為主,異議、評審程式中以在案證據為主,可以綜合考慮以下因素。

4。1 申請人基本情況

包括存續時間長短;註冊資本實繳情況;所在行業領域及經營範圍的具體情況;經營情況是否正常;是否存在吊銷、登出、停業、清算等非正常情形。

4。2 申請人提交商標註冊申請整體情況

包括申請人累計申請商標數量及指定商品或者服務類別;申請人提交商標註冊申請的時間跨度情況;申請人短期內新提交的商標註冊申請的數量及指定商品或者服務類別等。

4。3 商標具體構成情況

包括申請註冊的商標是否與他人有一定知名度或顯著性較強的商標相同或者近似;是否包含行政區劃名稱、山川名稱、景點名稱、行業術語等公共資源;是否包含知名人物姓名、企業字號、電商名稱、他人知名並已產生識別性的廣告語、美術作品、外觀設計等其他商業性標識等。

4。4 申請人申請商標註冊過程中及取得商標註冊後的行為

包括申請人在申請商標註冊過程中及取得商標註冊後,將商標向第三方售賣或轉讓,且未能有效舉證其售賣或轉讓前具有使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的;申請人申請商標註冊過程中及取得商標註冊後,具有出於牟取不正當利益的目的,積極向他人兜售或公開售賣商標、脅迫他人與其進行商業合作,或者向他人索要高額轉讓費、許可使用費、侵權賠償金、訴訟和解費等行為的。

4。5 異議、評審程式中相關證據的情況

包括異議、評審程式中有證據證明申請人申請商標註冊時缺乏真實使用意圖,或取得商標註冊後,既無實際使用行為,也無準備使用行為,申請人未能有效舉證其使用意圖或就其不使用行為作出合理解釋的;異議、評審程式中有證據證明係爭商標申請人僅以係爭商標專用權對他人發起侵權投訴或訴訟以牟取不正當利益的。

4。6 其他考慮因素包括但不限於:

(1)申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意註冊行為、侵犯他人註冊商標專用權行為的情況;

(2)申請人因惡意申請商標註冊或商標侵權行為被國家企業信用資訊公示系統列入嚴重違法失信名單等情況;

(3)與申請人存在特定關係的自然人、法人或者其他組織累計申請商標數量、待審查商標註冊申請數量、指定商品或者服務類別情況;

(4)與申請人存在特定關係的自然人、法人或者其他組織的商標實際交易、要約、要約邀請情況。

上述因素一般在異議、評審程式中予以考慮。

5.適用情形

下列情形屬於《商標法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標註冊申請”行為,當事人提供相反證據的除外:

(1)商標註冊申請數量巨大,明顯超出正常經營活動需求,缺乏真實使用意圖,擾亂商標註冊秩序的。

(2)大量複製、摹仿、抄襲多個主體在先具有一定知名度或者較強顯著性的商標,擾亂商標註冊秩序的。

(3)對同一主體具有一定知名度或者較強顯著性的特定商標反覆申請註冊,擾亂商標註冊秩序的。

此類反覆申請註冊的行為如屬於《商標法》其他條款規制的惡意註冊情形的,應適用其他條款。

(4)大量申請註冊與他人企業字號、企業名稱簡稱、電商名稱、域名,有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢,他人知名並已產生識別性的廣告語、外觀設計等商業標識相同或者近似標誌的。

(5)大量申請註冊與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名並已產生識別性的美術作品等公共文化資源相同或者近似標誌的。

(6)大量申請註冊與行政區劃名稱、山川名稱、景點名稱、建築物名稱等相同或者近似標誌的。

(7)大量申請註冊指定商品或者服務上的通用名稱、行業術語、直接表示商品或者服務的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量等缺乏顯著性的標誌的。

(8)大量提交商標註冊申請,並大量轉讓商標,且受讓人較為分散,擾亂商標註冊秩序的。

(9)申請人有以牟取不當利益為目的,大量售賣,向商標在先使用人或者他人強迫商業合作、索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為的。

(10)其他可被認定為有惡意的申請商標註冊行為的情形。

以上情形中,(3)、(9)主要適用於異議與評審程式中;其餘情形註冊審查、異議與評審程式中均適用。

不以使用為目的惡意申請註冊的商標,不限於申請人本人申請註冊的商標,也包括與申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關係或者其他特定聯絡的自然人、法人或者其他組織申請註冊的商標。

商標轉讓不影響對商標申請人違反《商標法》第四條情形的認定。

第十六章 以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標註冊的審查審理

《商標法》第四十四條第一款已經註冊的商標,違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的,由商標局宣告該註冊商標無效;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。

上述規定是關於以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊商標的處理。

申請商標註冊應當遵守誠實信用原則,不得以弄虛作假的手段欺騙商標註冊部門取得註冊,也不得以擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者其他不正當方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得註冊。

在商標異議和不予註冊複審程式中可參照適用本條標準。

3。1 以欺騙手段取得商標註冊的行為

此種行為是指係爭商標註冊人在申請註冊商標時,採取向商標註冊部門虛構或者隱瞞事實真相、提交偽造的申請書件或者其他證明檔案等手段騙取商標註冊。該行為包括但不限於下列情形:

(1)偽造申請書件章戳或簽字的行為;

(2)偽造、塗改申請人的身份證明檔案的行為,包括使用虛假的身份證、營業執照等身份證明檔案,或者塗改身份證、營業執照等身份證明檔案上重要登記事項等行為;

(3)偽造其他證明檔案的行為。

3。2 以其他不正當手段取得商標註冊的行為

3。2。1 含義

此種行為是指確有充分證據證明係爭商標註冊人採用欺騙手段以外的擾亂商標註冊秩序、損害公共利益、不正當佔用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得註冊,其行為違反了誠實信用原則,損害了公共利益。對於只損害特定民事權益的情形,應適用《商標法》第四十五條及其他相應規定。

3。2。2 “以其他不正當手段取得註冊”的情形

下列情形屬於本條所指的“以其他不正當手段取得註冊”:

(1)係爭商標申請人申請註冊多件商標,且與他人具有一定知名度或較強顯著特徵的商標構成相同或者近似的;

(2)係爭商標申請人申請註冊多件商標,且與他人字號、企業名稱、社會組織及其他機構名稱、有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等構成相同或者近似的;

(3)其他可以認定為以不正當手段取得註冊的情形。

3。2。3 考慮因素

係爭商標申請人以不正當手段取得商標註冊的,應當對係爭商標具有使用意圖或已經實際投入商業使用。對於使用意圖的判定可以依據本編第二章4“考慮因素”進行。

係爭商標申請人以不正當手段取得註冊的商標,不限於係爭商標申請人本人申請註冊的商標,也包括與係爭商標申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關係或者其他特定聯絡的人申請註冊的商標。

3。2。4 適用的限制

根據在案證據能夠適用商標法其他條款對係爭商標不予註冊或宣告無效的,不再適用《商標法》第四十四條第一款,惡意明顯的例外。

文源:國家智慧財產權局 編輯:智慧財產權進行時

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